【提示】
本案是一起因歷史原因而引發(fā)的企業(yè)名稱權(quán)與注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)、馳名商標(biāo)權(quán)的沖突，主要涉及多方當(dāng)事人對(duì)老字號(hào)品牌的發(fā)展都有貢獻(xiàn)的情形下，如何在尊重歷史和營(yíng)造公平誠(chéng)信的競(jìng)爭(zhēng)秩序之間把握平衡。
【案情簡(jiǎn)介】 原告：杭州張小泉集團(tuán)有限公司(原杭州張小泉剪刀廠) 被告：上海張小泉刀剪總店(以下簡(jiǎn)稱刀剪總店) 被告：上海張小泉刀剪制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱刀剪公司) 一審案號(hào)：(1999)滬二中知初字第13號(hào) 二審案號(hào)：(2()04)滬高民三(知)終字第27號(hào)
原告杭州張小泉集團(tuán)有限公司訴稱：杭州張小泉剪刀廠創(chuàng)立于1663年，是一家具有三百多年歷史的知名企業(yè)，其生產(chǎn)的“張小泉”刀剪以型號(hào)多樣、質(zhì)量?jī)?yōu)良而享譽(yù)海內(nèi)外。1964年8月1日，原告獲得中文文字張小泉與剪刀圖形組合的張小泉牌(以下簡(jiǎn)稱“張小泉牌”)注冊(cè)商標(biāo)，經(jīng)核定用于剪刀等產(chǎn)品。1997年4月9日，國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局認(rèn)定“張小泉牌”注冊(cè)商標(biāo)為馳名商標(biāo)。被告刀剪總店在廣告和店堂告示中均使用了“張小泉”的字號(hào)以及原告特有的歷史，在其銷售的刀剪商品標(biāo)記中不同程度地使用“張小泉”文字。被告刀剪公司在企業(yè)名稱中也使用了“張小泉”字號(hào)。 原告認(rèn)為，由于歷史原因，刀剪總店在成立之初取得并使用“張小泉”字號(hào)可以諒解。但在原告取得“張小泉牌”注冊(cè)商標(biāo)，特別是取得馳名商標(biāo)后，兩被告仍在使用“張小泉”字號(hào)，并在銷售的商品及包裝上突出“張小泉”文字，擴(kuò)大了“張小泉”字號(hào)的使用范圍，使消費(fèi)者誤認(rèn)為兩被告與原告存在某種關(guān)系，侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，且構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)此，原告請(qǐng)求法院判決：1．確認(rèn)兩被告在企業(yè)名稱中使用“張小泉”文字構(gòu)成對(duì)原告“張小泉”及“張小泉牌”注冊(cè)商標(biāo)及馳名商標(biāo)的侵權(quán)；2．確認(rèn)被告刀剪總店在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中使用并突出“張小泉”文字的行為構(gòu)成對(duì)原告“張小泉”及“張小泉牌”注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；3．兩被告停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；4．被告刀剪總店、刀剪公司分別賠償原告經(jīng)濟(jì)損失人民幣2 289 476元和人民幣100 000元。 被告刀剪總店、刀剪公司共同辯稱：原告無(wú)權(quán)直接要求被告停止使用經(jīng)登記注冊(cè)的企業(yè)名稱。被告并未侵權(quán)，被告在自己的產(chǎn)品及產(chǎn)品包裝上都是使用自己的注冊(cè)商標(biāo)或企業(yè)名稱，且被告刀剪總店企業(yè)名稱早在1956年就開始使用；而且根據(jù)對(duì)“張小泉”文字存在和使用的歷史資料記載，該品牌并非屬于某個(gè)企業(yè)，其知名度高，也非由于原告取得馳名商標(biāo)時(shí)才形成，而是眾多使用“張小泉”的廠家或商家共同創(chuàng)造的結(jié)果，其中也包括被告刀剪總店的長(zhǎng)期使用。據(jù)此，請(qǐng)求法院駁回原告起訴。
法院經(jīng)審理查明： 1964年8月1日，原告經(jīng)注冊(cè)取得“張小泉牌”商標(biāo)，核定使用商品為日用剪刀，注冊(cè)號(hào)為46474。1981年5月1日，原告經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局注冊(cè)取得“張小泉牌”商標(biāo)，核定使用商品為第20類剪刀，后續(xù)展。1991年2月28日，原告獲得中文“張小泉”商標(biāo)注冊(cè)證，核定使用商品第8類，包括剪刀和日用刀具等。1997年5月7日，上述兩商標(biāo)均轉(zhuǎn)為國(guó)際分類，核定使用商品第8類，包括刀剪等，有效期自1997年5月7日至2007年5月6日止。1997年4月9日，原告的“張小泉牌”注冊(cè)商標(biāo)被國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。 被告刀剪總店成立于1956年1月6日，開業(yè)之初名稱是上海張小泉刀剪商店，1982年、1988年、1993年先后變更為張小泉刀剪商店、張小泉刀剪總店、上海張小泉刀剪總店。被告刀剪總店在開業(yè)之初及1993年以后在產(chǎn)品及外包裝上突出使用“上海張小泉”字樣，在1982年至1993年變更企業(yè)名稱之前，其產(chǎn)品及外包裝上突出使用“張小泉”字樣。1987年1月30日，被告刀剪總店獲得了“泉字牌”圖形商標(biāo)注冊(cè)證，1993年10月，國(guó)內(nèi)貿(mào)易部授予被告刀剪總店為中華老字號(hào)。 被告刀剪公司成立于1998年5月21日，由被告刀剪總店(占股本90％)與他人共同投資開辦。 根據(jù)杭州市檔案館及浙江文史資料選輯記載：“張小泉”具有300多年的歷史，起初由張思泉帶著兒子小泉開設(shè)“張大隆”剪刀店，1628年張小泉又率子近高來(lái)到杭州，在杭州大井巷繼續(xù)營(yíng)業(yè)，招牌仍用“張大隆”，后因冒名者多，于1663年改名為“張小泉”刀剪店。小泉去世后，兒子近高繼承父業(yè)，并在張小泉后面加上近記，以便識(shí)別。1910年，張祖盈承業(yè)。1949年，張祖盈因虧損宣告停產(chǎn)，并將張小泉近記全部店基生財(cái)與牌號(hào)盤給許子耕。杭州解放后，張小泉近記剪刀復(fù)生。1953年，人民政府將當(dāng)時(shí)所有的剪刀作坊并成五個(gè)張小泉制剪合作社。 根據(jù)上海市檔案館資料記載：1950年，上海數(shù)十家上海張小泉剪刀商店簽訂同牌同記聯(lián)名具結(jié)書。內(nèi)容主要是：“張小泉牌號(hào)沿用已久，難以更改，共同使用，加記號(hào)以為識(shí)別，永無(wú)爭(zhēng)議”。 “張小泉牌”注冊(cè)商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)后，原告曾向上海市黃浦區(qū)工商行政管理局申請(qǐng)撤銷被告刀剪總店的企業(yè)名稱，但未獲準(zhǔn)許。1998年10月14日，原告再次向黃浦區(qū)工商行政管理局提出上述請(qǐng)求，黃浦區(qū)工商行政管理局回復(fù)：“該企業(yè)于1956年就稱‘張小泉刀剪店’，在馳名商標(biāo)認(rèn)定之前就已經(jīng)登記注冊(cè)，歷史悠久，根據(jù)這一事實(shí)，還需各方面進(jìn)一步協(xié)調(diào)”。
在本案審理期間，杭州張小泉剪刀廠于2000年12月27日因企業(yè)改制更名為杭州張小泉集團(tuán)有限公司。2001年5月14日，前述兩商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給杭州張小泉集團(tuán)有限公司。 法院經(jīng)審理認(rèn)為： 原告的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)、馳名商標(biāo)權(quán)與被告的企業(yè)名稱權(quán)雖然客觀上存在沖突，但是，上述權(quán)利沖突的產(chǎn)生有其特定的歷史背景和原因，故不能簡(jiǎn)單套用現(xiàn)有的法律、法規(guī)及其相關(guān)規(guī)定。“張小泉”品牌的形成已有數(shù)百年歷史，其品牌知名度和聲譽(yù)的產(chǎn)生歷經(jīng)數(shù)代人艱辛努力，有著長(zhǎng)期的歷史原因。原告與被告也均對(duì)“張小泉”品牌的形成作出過(guò)一定的貢獻(xiàn)。鑒于上述特定的歷史背景以及法律關(guān)于民事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則、保護(hù)在先取得的合法權(quán)利的原則，考慮到當(dāng)時(shí)行政法規(guī)、規(guī)章允許企業(yè)使用簡(jiǎn)化名稱及字號(hào)的規(guī)定，法院認(rèn)為，被告刀剪總店的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)權(quán)的侵害，被告刀剪總店在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”或“上海張小泉”不構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的侵害及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，被告刀剪公司的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)權(quán)的侵害，對(duì)于原告的訴訟請(qǐng)求不予支持。但是，為了規(guī)范市場(chǎng)，營(yíng)造公平費(fèi)爭(zhēng)秩序，今后被告刀剪總店應(yīng)當(dāng)在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)榜準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱，不得在企業(yè)轉(zhuǎn)讓、投資等行為中再擴(kuò)展使斥其“張小泉”字號(hào)，被告刀剪總店對(duì)刀剪公司不持有股份時(shí)，刀勇公司不得在企業(yè)名稱中再使用“張小泉”文字。 據(jù)此，法院依照《民事訴訟法》第六十四條、《民法通則》第四條、第九十九條第二款、第一百一十八條、第一百二十條、《商標(biāo)法》第三條的規(guī)定，判決：對(duì)原告杭州張小泉集團(tuán)有限公司(原杭州張小泉剪刀廠)的訴訟請(qǐng)求不予支持。 一審判決后，原告不服提起上訴，上海市高級(jí)人民法院判決駁回上訴，維持原判。
【評(píng)析】
本案涉及以下法律問(wèn)題：
一、如何看待因歷史原因而引發(fā)的被告刀剪總店的企業(yè)名稱與原告注冊(cè)商標(biāo)或馳名商標(biāo)權(quán)的權(quán)利沖突
首先，判斷被告刀剪總店的企業(yè)名稱是否構(gòu)成對(duì)原告的注冊(cè)商標(biāo)或馳名商標(biāo)權(quán)的侵害，應(yīng)當(dāng)考察企業(yè)名稱和注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生和發(fā)展的歷史狀況。從法院查明的事實(shí)看，“張小泉”剪刀已有300多年歷史，無(wú)論是杭州檔案館或浙江文史資料選輯記載的材料，還是上海檔案館記載的材料，均反映了“張小泉”剪刀的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)很長(zhǎng)的歷史過(guò)程。這些歷史資料也無(wú)法證明本案的原告或被告是直接的“張小泉”剪刀創(chuàng)始人。原告的注冊(cè)商標(biāo)登記于1964年，被告刀剪總店的企業(yè)名稱登記于1956年，本案的原、被告均對(duì)“張小泉”品牌的發(fā)展、壯大，作出過(guò)一定的貢獻(xiàn)。因此，法院在認(rèn)定被告刀剪總店的企業(yè)名稱是否構(gòu)成對(duì)原告的注冊(cè)商標(biāo)及馳名商標(biāo)權(quán)的侵害，應(yīng)當(dāng)考慮“張小泉”剪刀的歷史沿革過(guò)程。 其次，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)和企業(yè)名稱權(quán)都是法律保護(hù)的民事權(quán)利，是兩類平行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，兩種權(quán)利均依法產(chǎn)生，分別受不同的法律、法規(guī)調(diào)整，現(xiàn)行法律、法規(guī)沒有規(guī)定兩者互相禁用，除非使用方有惡意。企業(yè)名稱權(quán)與注冊(cè)商標(biāo)杈可以并列保護(hù)，兩種權(quán)利的取得都必須合法，才能按照各自權(quán)利保護(hù)的范圍進(jìn)行保護(hù)。本案原告的注冊(cè)商標(biāo)與被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱均系依法獲得，兩種權(quán)利均應(yīng)依法受到保護(hù)。如果該兩種權(quán)利在作為指示商品來(lái)源的標(biāo)識(shí)時(shí)發(fā)生了沖突，法院應(yīng)當(dāng)按照《民法通則》規(guī)定的誠(chéng)實(shí)信用原則和保護(hù)公民、法人的合法的民事權(quán)益原則，依法保護(hù)在先獲得授權(quán)的權(quán)利人，或者在先使用人享有繼續(xù)使用的合法的民事權(quán)益。本案中，原告注冊(cè)商標(biāo)的取得晚于被告刀剪總店企業(yè)名稱的使用，根據(jù)保護(hù)在先權(quán)利的原則，被告刀剪總店的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的侵犯。
再次，關(guān)于原告享有馳名商標(biāo)權(quán)的問(wèn)題。根據(jù)“馳名商標(biāo)特殊保護(hù)”原則，馳名商標(biāo)權(quán)的保護(hù)要強(qiáng)于一般的注冊(cè)商標(biāo)。作為注冊(cè)商標(biāo)的馳名商標(biāo)能夠禁止他人在與其不相同或者不相類似的商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)并禁止使用。根據(jù)現(xiàn)行的《商標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，商標(biāo)所有人認(rèn)為他人將其馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱登記，可能欺騙公眾或者對(duì)公眾造成誤解的，可以向企業(yè)登記主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷該企業(yè)名稱登記，企業(yè)名稱登記主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》處理。但在本案中，由于被告刀剪總店的企業(yè)名稱早于原告馳名商標(biāo)的獲得，人民法院在處理涉及原告的馳名商標(biāo)權(quán)與被告企業(yè)名稱權(quán)的權(quán)利沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用和保護(hù)在先權(quán)利人的原則來(lái)確定。因此，原告不能以在后取得的馳名商標(biāo)權(quán)對(duì)抗被告使用在先的企業(yè)名稱權(quán)，故被告刀剪總店的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告馳名商標(biāo)權(quán)的侵害。
二、如何認(rèn)定被告刀剪總店在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”或“上海張小泉”的行為的性質(zhì)
首先，被告刀剪總店在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉，，或“上海張小泉”與其企業(yè)名稱一樣，均由來(lái)已久。從原、被告的舉證來(lái)看，該行為伴隨著企業(yè)名稱一同發(fā)生，也有一個(gè)歷史演變過(guò)程。因此，判斷被告刀剪總店所實(shí)施的上述行為是否構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)該尊重歷史的發(fā)展過(guò)程。
其次，注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)名稱的使用方法是不同的，注冊(cè)商標(biāo)必須依照核定使用的范圍規(guī)范使用，企業(yè)名稱必須按照核準(zhǔn)登記的名稱規(guī)范使用。被告刀剪總店在實(shí)施突出使用“張小泉，，字號(hào)的行為時(shí)，法律并無(wú)明令禁止，且行政法規(guī)、規(guī)章允許企業(yè)使用簡(jiǎn)化名稱以及字號(hào)。特別是被告刀剪總店被評(píng)為中華老字號(hào)的事實(shí)，反映了被告刀剪總店使用企業(yè)字號(hào)已被廣大消費(fèi)者認(rèn)同，在相關(guān)消費(fèi)群體中形成了一定的知名度。被告刀剪總店并非在原告的商標(biāo)馳名后，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)故意在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”，因此被告刀剪總店突出使用“張小泉”不具有主觀惡意。 當(dāng)然，原告的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)。但考慮到本案原告的注冊(cè)商標(biāo)與被告的企業(yè)名稱產(chǎn)生的特定的歷史背景，從公平和誠(chéng)信原則出發(fā)，被告刀剪總店突出使用“張小泉”或“上海張小泉”不構(gòu)成對(duì)原告的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的侵害和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。需要指出的是，現(xiàn)行的最高人民法院有關(guān)商標(biāo)法的司法解釋規(guī)定，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，是一種給他人注冊(cè)商標(biāo)造成損害的行為。因此，為了規(guī)范市場(chǎng)，營(yíng)造良好的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，避免造成相關(guān)消費(fèi)群體對(duì)原、被告產(chǎn)品產(chǎn)生混淆，被告刀剪總店應(yīng)在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱，以便普通消費(fèi)者能夠正確區(qū)分“張小泉”的注冊(cè)商標(biāo)和企業(yè)名稱。
三、如何把握被告刀剪總店的老字號(hào)在被告刀剪公司企業(yè)名稱中的擴(kuò)展使用 首先，判斷被告刀剪公司在企業(yè)名稱中使用“張小泉”文字是否為合理使用以及其使用行為是否構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)權(quán)的侵害，應(yīng)當(dāng)考慮被告刀剪總店成立和發(fā)展的歷史過(guò)程、考慮被告刀剪公司產(chǎn)生的歷史背景。從本案的事實(shí)看，被告刀剪公司的成立，是被告刀剪總店的延伸和發(fā)展，是為了解決企業(yè)生存和進(jìn)一步發(fā)展。被告刀剪總店使用“張小泉”字號(hào)由來(lái)已久，在相關(guān)消費(fèi)群體中形成了一定的知名度，并獲得了中華老字號(hào)稱號(hào)。但是，由于其企業(yè)規(guī)模受歷史的局限和影響，已經(jīng)很難適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展，為了發(fā)展企業(yè)規(guī)模，適應(yīng)市場(chǎng)的需要，被告刀剪總店投資90％的股份與他人合資創(chuàng)立被告刀剪公司，并在企業(yè)名稱中繼續(xù)使用“張小泉”字號(hào)，從事刀剪等相關(guān)產(chǎn)品的制造和批發(fā)，該行為應(yīng)當(dāng)視為在合理的范圍內(nèi)適度的擴(kuò)展使用“張小泉”字號(hào)，是一種合理的使用。
其次，由于被告刀剪總店在企業(yè)名稱中使用“張小泉”早于原告注冊(cè)商標(biāo)，根據(jù)有關(guān)被告刀剪總店的歷史沿革及保護(hù)在先權(quán)利的原則，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告刀剪公司的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告的注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)權(quán)的侵害。 需要指出的是，雖然被告刀剪公司的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告的注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)權(quán)的侵害，但是被告刀剪總店、刀剪公司在以后企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)充分尊重原告的注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)，不得在企業(yè)轉(zhuǎn)讓、投資等行為中再擴(kuò)展使用其“張小泉”字號(hào)。而且，被告刀剪總店對(duì)刀剪公司不持有股份時(shí)，刀剪公司將不應(yīng)在企業(yè)名稱中再使用“張小泉”文字，以避免相關(guān)消費(fèi)者對(duì)原、被告產(chǎn)品發(fā)生混淆。
摘自：沈志平總主編《知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例精選（判案論法叢書沈志先總主編）》